La récente loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon précise les outils auxquels le juge pourra avoir recours pour évaluer le préjudice en matière de contrefaçon.

En réponse aux nombreuses critiques que les méthodes de réparation soulevaient notamment chez les praticiens, l’évaluation du préjudice intègre désormais les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire.

Cette loi s’inscrit dans un mouvement destiné à permettre une meilleure détermination et donc une meilleure indemnisation du préjudice, qu’il convient de saluer. Ce changement accroît néanmoins le risque d’un contentieux économiquement lourd pour les entreprises et doit les pousser à une vigilance renforcée dans ce domaine.

LES SOLUTIONS ANTERIEURES

Avant le 27 octobre 2007, aucun texte ne régissait l’indemnisation et l’évaluation du préjudice subi du fait de la contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle.

C’est sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle que les tribunaux construisaient jusqu’alors le régime de la réparation du préjudice. La première conséquence en est que la victime devait démontrer non seulement l’existence d’un fait dommageable (la contrefaçon), mais aussi d’un préjudice et d’un lien de causalité. Les principes de ce droit imposaient aux juges de rechercher une juste indemnisation, c’est-à-dire une réparation intégrale n’occasionnant ni perte, ni profit pour la victime.

Pour évaluer ce dommage subi, les principaux indicateurs sont la perte éprouvée et le gain manqué (article 1149 du Code civil). Appliqué à la contrefaçon, le gain manqué correspond au rapport entre la masse contrefaisante (nombre de produits ou services contrefaisants produits ou fournis) et le chiffre d’affaire réalisé par le contrefacteur. Afin de s’assurer une indemnisation la plus proche du préjudice réellement subi, la victime peut apporter la preuve des investissements réalisés et du succès de l’objet contrefait. La jurisprudence laisse cependant apparaître que les sociétés sont réticentes à produire certains documents, notamment de nature comptable.

La perte de profits se calcule en appliquant à la masse contrefaisante le taux du bénéfice perdu. Cela signifie que l’on apprécie les bénéfices réalisés par le contrefacteur, la perte de clients qui en découle pour la victime et l’effet sur le volume général de ses ventes, le tout en fonction de la marge bénéficiaire que réalise l’exploitant. Le demandeur doit donc établir que son entreprise aurait été en mesure de produire et vendre l’équivalent de la masse contrefaisante.

La victime d’une contrefaçon de marque peut ajouter à son préjudice réparable le dommage subi du fait de l’atteinte à l’image de marque. Si son évaluation n’est pas aisée, sa part dans le préjudice subi est essentielle et, étant considérée par les tribunaux comme un élément significatif de l’actif d’une entreprise, son indemnisation est largement admise. Le demandeur peut se rattacher au degré de confusion créé auprès du consommateur et à ses répercussions financières.

Ces méthodes de calcul soulèvent de sérieuses difficultés de preuve et résultent en une évaluation approximative et complexe du préjudice. C’est d’autant moins satisfaisant que les sommes allouées par les juridictions restent relativement modestes et n’ont aucune force dissuasive. Ainsi, la moyenne des plus fortes condamnations en matière de brevets en France ces dernières années ne s’élève-t-elle pas au-dessus de 1,6 millions d’euros, alors même qu’elle atteint les 400 millions de dollars aux Etats-Unis. Les éventuels contrefacteurs en ont justement déduit que, malgré la souplesse laissée aux juges dans leur appréciation souveraine du préjudice, il n’est pas rare que la contrefaçon soit plus interessante financièrement que la négociation de droits d’exploitation.

Ceci explique pour partie le souhait d’une majorité d’auteurs et de praticiens de voir introduire en droit français un équivalent aux punitive damages des pays de common law. Ainsi, la loi fédérale américaine sur les brevets et les marques prévoit-elle par exemple l’application de la formule des treble damages (« triple dommages ») lorsque l’atteinte est intentionnelle. Sans qu’il ne soit question de s’aligner sur la pratique américaine, les critères de la mauvaise foi ou de l’intention permettraient d’envisager des sanctions plus adéquates.

Les dernières années ont toutefois connu une augmentation sensible du montant des condamnations en matière de contrefaçon, peut-être sous l’impulsion de la directive communautaire du 29 avril 2004. Par ailleurs, la pratique des tribunaux révèle qu’il est possible de dépasser la réparation du seul préjudice subi, notamment par l’allocation d’une somme globale au titre du préjudice moral. L’amende civile, qui n’est pas versée à la victime, peut également constituer un outil de dissuasion.

La loi du 29 octobre 2007 pose de nouveaux critères à inclure dans l’évaluation du préjudice et permet d’envisager l’allocation de sommes plus dissuasives, facilitant par ailleurs la preuve.

LES OUTILS D’EVALUATION PROPOSES

L’ensemble des droits de propriété intellectuelle est affecté par la nouvelle disposition qui prévoit que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ».

L’alternative légale consiste à demander une condamnation à une somme forfaitaire correspondant au moins à ce que le contrefacteur aurait dû payer s’il avait régulièrement acquis les droits d’exploitation. Cette option risque de voir le contrefacteur traité de la même façon qu’un potentiel licencié. Toutefois, la mesure de cette sanction peut s’avérer utile dans un secteur concurrentiel où des condamnations exemplaires sont susceptibles de compromettre des relations contractuelles existantes ou potentielles.

Les conséquences économiques négatives recoupent les notions de manque à gagner, de perte subie et de perte de chance, classiquement pris en compte pour l’évaluation du préjudice. L’atteinte à l’image de marque devrait également pouvoir être incluse dans cette catégorie. de part la généralité des ses termes, la loi pourrait permettre l’inclusion de nouvelles catégories de préjudices économiques.

L’innovation majeure de la nouvelle loi est l’introduction des « bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits » comme critère d’évaluation du préjudice. Cette approche permet de ne plus s’en tenir exclusivement à la victime. Le contrefacteur fait son apparition au sein de la procédure et sans doute faut-il y voir un effort prophylactique particulier du législateur pour décourager d’éventuels contrefacteurs. Car, dès lors que les bénéfices réalisés par le contrefacteur reviennent à la victime, en supplément, d’un éventuel gain manqué et/ ou d’une perte subie, le contrefacteur ne tire plus aucun intérêt de son délit, là où auparavant ses bénéfices étaient susceptibles de compenser sa condamnation. il s’agit bien de la consécration d’une réelle peine privée.

Ces nouveaux outils sont renforcés par les autres dispositions que contient la loi d’octobre 2007. En effet, la loi se dote d’un droit d’information de la victime, ce qui devrait lui faciliter l’accès aux éléments de preuve pour l’évaluation de la masse contrefaisante. Ce droit permet désormais au titulaire des droits de demander au juge de se faire communiquer les documents qui permettent de déterminer l’origine et les réseaux de distribution, en ce compris les noms et adresses des intervenants, la quantité et le prix des produits.

Le renforcement des pouvoirs du juge, par l’introduction de nouvelles mesures provisoires et conservatoires, ceux des douanes et des officiers de police judiciaire, devrait permettre une coopération plus efficace de l’ensemble des intervenants dans la lutte contre la contrefaçon.

Enfin, l’extension des moyens de preuve offerts à la victime, qui peut faire procéder, avec l’assistance d’un expert, à une description détaillée ou à une saisie réelle d’objets prétendus contrefaisants, devrait également contribuer à une meilleure indemnisation.

LES CONSEQUENCES PRATIQUES

S’il ne s’agit pas expressément de dommages punitifs, les praticiens peuvent espérer une évaluation, donc une indemnisation plus juste de leur préjudice, ainsi qu’un effet dissuasif accru.

Cependant, et il faudra attendre l’application que les tribunaux feront des dispositions nouvelles pour en avoir la certitude, le contentieux lié à la contrefaçon n’en deviendra que plus lourd et risqué économiquement.
En effet, toute entreprise étant susceptible d’être assignée devant les tribunaux et de se voir reprocher des actes de contrefaçon, il faudra désormais compter avec une plus grande latitude des juges, souverains dans la sanction des agissements contrefaisants. Les entreprises devront donc faire preuve d’une vigilance accrue au regard de la contrefaçon.

Conseil dans de nombreuses procédures de contrefaçon, le cabinet BfPL Avocats entend s’appuyer sur ce nouveau texte pour lui permettre notamment d’appréhender plus finement la détermination du préjudice grâce au droit à l’information et de moduler ses demandes en réparation à l’aune des nouveaux outils mis à la disposition des praticiens par le législateur.

Lettre réalisée par Florence Grand, juriste, sous la direction de Guillaume-Denis Faure, avocat associé.